概説：請求項の修正が範囲を超えたかを、請求項が明細書を根拠とするかを、請求項が明らかであるかを、請求項が必要な技術的特徴に欠けるかを、請求項が進歩性を有しているかをどのように判断するか。

はじめに：弊所は、無効審判請求人としてのある科技有限公司の依頼を受けて、特許番号が２００５８００４２９９４．２であり、名称が「感知周波数の小さいシフトによる位置センサーにおける雑音の検出方法とシステム」である発明特許に対して、無効審判請求を提出した。係争特許の請求項には、修正が範囲を超えたこと、明細書に基づいていないこと、特許請求の範囲が明らかではないこと、必要な技術的特徴に欠けて且つ進歩性を有していないという問題が存在しており、検索された引用文献のうえで、非常に詳しい無効審判請求書を作成して、審判委員会の口頭審理で、意見を十分に述べて、又、特許者側の観点を選択的に反論した。

本件のハイライト：

特許権者は、各請求項が明細書から直接に推定でき、そして当業者が明細書を組み合わせて請求項の内容を得ることができると考えている。

当方より『審査ガイドライン』における、請求項の修正が範囲を超えたか、請求項が明細書に基づいくかを、特許請求の範囲が明らかであるかをどのように判断するかなどの規定においては、いずれも特許請求の範囲が明細書の記載に基づいくことが要求されるが、係争特許の請求項については、明細書において関連する記載がなく、特許者は明細書の内容しかによって推定しない。弊所は審判委員会による口頭審理で、これらの問題点に対して選択的に反論を行った。

本件は、国内のある科技有限公司が国外会社からの海外の国家における特許訴訟による脅威を受けたことを背景とした。当該国内科技有限公司は、中国で無効審判請求を提出することにより、国外会社に海外訴訟を撤回することを余儀なくさせ、最終的に、両方が和解を達成した。